Ülkesellik ilkesi, sınai mülkiyet hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bu ilke uyarınca, sınai mülkiyet haklarına sağlanan koruma, hakkın tescil edildiği ülke ile sınırlıdır. Ülkesellik ilkesi, Türk marka hukukunda da geçerlidir. Kanun koyucunun iradesi esasen ülke dışında tescilli markaların doğrudan korunmasını öngörmemektedir. Ancak, marka hukukunun bütüncül yapısı ve koruma amaçları dikkate alındığında, ülkesellik ilkesinin mutlak ve katı biçimde uygulanmasının bazı sakıncalı sonuçlar doğurabilmesi mümkündür.

Bu sorunun en tipik örneği, yurt dışında tescilli bir markanın, hak sahibi dışında bir kişi tarafından Türkiye’de tescil başvurusuna konu edilmesi halinde ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun güncel bir kararı (Yargıtay HGK., E. 2021/945 K. 2023/295 T. 5.4.2023-Lexpera) özellikle dikkat çekicidir.

Somut uyuşmazlıkta, yurt dışında tescilli olan “GABRIELE PASINI” ibaresi, Türkiye’de hak sahibi olmayan bir kişi tarafından birebir aynı şekilde tescil ettirilmiştir. İşaret aynı zamanda İtalyan modacı Gabriele Pasini’nin ismidir. Davacı, söz konusu tescilin kötüniyetli olduğunu ileri sürerek hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Davacı taraf;

• Markanın dünyada birden fazla ülkede tescilli olduğunu,
• İşaretin birebir aynı olduğunu,
• Davalının aynı sektörde faaliyet gösterdiğini,
• Tescilin aynı mal ve hizmet sınıflarında yapıldığını,
• Davalının yurt dışında kullanılan birden fazla markayı kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürmüştür.

Davalı ise savunmasında;

• Ülkesellik ilkesi gereği Türkiye’de serbestçe tescil başvurusu yaptığını,
• Davacının yurt dışındaki tescillerinden haberdar olmadığını,
• Markaya yatırım yaptığını ve müşteri portföyü oluşturduğunu,
• Davacının asıl amacının Türkiye’deki faaliyetlerini engellemek olduğunu iddia etmiştir.

Yargılama sürecinde:

• İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kötüniyet iddiasını kabul ederek markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
• Temyiz üzerine Yargıtay, ülkesellik ilkesi gereği markanın yalnızca tescilli olduğu ülkede korunabileceğini ve ayrıca kötüniyete karine teşkil edecek somut davranışların yeterince ortaya konulmadığını belirterek kararı bozmuştur.
• BAM, bozma sonrası verdiği direnme kararında; davalının davacının yurt dışındaki marka tescillerini bildiğini, engelleme ve yedekleme amacıyla hareket ettiğini belirterek kötüniyetin mevcut olduğu sonucuna ulaşmıştır.
• Yargıtay HGK, ülkesellik ilkesine yaptığı vurguya ek olarak, somut olayda kötüniyet karinesinin oluştuğundan söz edilemeyeceğini, kötüniyet iddiasının somut ve yeterli delillerle ispatlanamadığını belirterek BAM’ın direnme kararını bozmuştur. Karara iki ayrı karşı oy yazısı da eklenmiştir.

Kararın Tartışmalı Yönü

Kötüniyetin ispat standardına ilişkindir. Somut olayda;

• İşaretin birebir aynı olması, aynı sınıflarda tescil yapılması, tarafların aynı sektörde faaliyet göstermesi davalının markadan haberdar olduğuna,
• Markanın kişi adı niteliğinde olması, İtalyan bir modacının ismini taşıması tesadüfen seçilmediğine,
• Başvuru sahibinin başka yabancı markaları da tescile konu etmesi, bu şekilde ülkesellik ilkesine dayanarak markaların tanınmışlığından fayda sağlama amacı bulunduğuna işaret edebilecek niteliktedir.

Bu olgular birlikte değerlendirildiğinde, kötüniyetli tescilden bahsedilebilir. Kararda dikkat çekici husus, markanın tanınmış olması ve davalı tarafından kullanılmadığı gibi kötüniyeti destekleyen iddiaların araştırılmamış olmasıdır.

Hukukumuzda kötüniyetli tescil, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 6/9 da nispi ret sebepleri arasında düzenlenmiştir. Aynı zamanda SMK m. 25/2 gereği hükümsüzlük sebebidir. Kötüniyet kavramı kanunda açık bir tanıma kavuşturulmamış olmakla birlikte, öğreti ve yargı kararlarında genel olarak, marka başvurusunun dürüstlük kuralına aykırı şekilde, üçüncü kişilerin haklarına zarar verme, haksız avantaj elde etme, gerçekte kullanılmayıp yedekleme ve marka ticareti yapma, şantaja yönelik veya markaya sağlanan korumanın amacını aşan başvuru ve tesciller kötüniyetli kabul edilmektedir. Bu kapsamda kötüniyet her ne kadar sübjektif bir unsur olsa da objektif unsurlarla çıkarım yapılmaktadır. Kötüniyet değerlendirmesi yapılırken somut olayın özellikleri, taraflar arasındaki ticari ilişki, markanın bilinirliği, başvuru sahibinin marka ile olan bağlantısı ve başvuru zamanlaması gibi unsurlar birlikte değerlendirilmektedir.

Her ne kadar ülkesellik ilkesi gereği koruma kural olarak tescil ülkesi ile sınırlı olsa da, özellikle kötüniyet iddiasının bulunması halinde, somut olayın tüm özellikleri birlikte değerlendirilerek, yabancı markaların üçüncü kişiler tarafından haksız şekilde tescil edilmesinin önüne geçilmesi mümkün olmalıdır. Böylece dürüst rekabet ortamının korunmasına da katkı sunacaktır. Aksi halde, ülkesellik ilkesi, özellikle yabancı markalar bakımından fiilen fırsatçı tescillere zemin hazırlayan bir “koruma kalkanına” dönüşme riski taşıyabilir.