Avrupa Birliği Genel Mahkemesinin (ABGM) T-637/19 sayılı ve 12.05.2021 tarihli Sun Stars & Sons v EUIPO – Carpathian Springs kararında, bütünsellik ilkesi doğrultusunda inceleme yapılarak, kelime + üç boyutlu şekil unsuru içeren aşağıdaki markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

1. Uyuşmazlık Geçmişi

İncelememiz açısından önem arz eden yönüyle uyuşmazlık geçmişini özetlemek gerekirse; Carpathian Springs SA adına EUIPO nezdinde yapılan başvuruya, Sun Stars & Sons tarafından önceki markasına dayalı olarak yapılan itiraz, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve Temyiz Kurulu da ret kararını yerinde görmüştür.

İtiraza konu marka başvurusu 32, 35 ve 39. sınıflardaki bazı mal/hizmetlerde yapılmış olup itiraz edenin markası 5 ve 32. sınıflardaki bazı mallarda tescillidir. Tescil talep edilen 32. sınıftaki mallar ile 35. sınıftaki hizmetlerin bir kısmı, itiraz edenin markasının tescilli olduğu 32. sınıftaki mallarla aynı veya benzer görülmüştür.

Temyiz Kuruluna göre önceki markada yer alan şekil unsuru, ilgili sektörün (mineral suları) norm ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılmadığından ayırt edici değildir. Bu nedenle ortalama tüketici kesimi, önceki markayı gördüğünde ticari köken göstergesi olarak şişe şeklini değil kelime unsurunu algılar. Markalar arasında işitsel ve kavramsal farklılık bulunduğundan, düşük düzeyde görsel benzerlik karıştırılma ihtimaline yol açmaz.

2. ABGM’nin Değerlendirmesi ve Kararı

ABGM kararında karıştırılma ihtimali ve benzerlik incelemesine ilişkin genel kriterler ve üç boyutlu şekil markalarına özgü hususlar ortaya konulmuştur.

Genel Kriterler

• Kompozit (karma/bileşik) bir marka söz konusu olduğunda, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi, kompozit işaretin yalnızca tek bir unsurunun alınarak başka bir markayla karşılaştırılmasından ibaret değildir. Uyuşmazlık konusu her bir markanın bir bütün olarak incelenmesi suretiyle karşılaştırma yapılmalıdır.
• Yine de belirli hallerde kompozit bir markanın ilgili kamuoyu nezdinde bıraktığı genel izlenim, bir veya birden fazla unsur tarafından baskın bir şekilde belirlenebilir. Bu tür durumlarda markadaki diğer unsurlar, genel izlenimde ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır.
• Başvuruya konu marka ile önceki marka arasında ortak unsurların ayırt edicilik derecesinin az veya çok olması, işaretler arasındaki benzerliğin değerlendirilmesinde de dikkate alınmalıdır. Tanımlayıcı, ayırt edici niteliği bulunmayan veya zayıf ayırt ediciliğe sahip unsurlar, kompozit bir markada yer aldıklarında, işaretler arasındaki benzerlik analizinde prensipte daha az ağırlık taşırlar. Ayırt edicilik düzeyi daha yüksek olan unsurlar ise hem benzerlik değerlendirmesinde daha belirleyicidir hem de markanın yarattığı genel izlenime daha fazla hâkim olma kapasitesine sahiptir.

Üç Boyutlu Şekil Unsuru İçeren İşaretlere İlişkin Kriterler

• Malın kendi şeklinden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, diğer marka türlerine uygulanan kriterlerden farklı değildir. Bununla birlikte, ortalama tüketicinin algısı, malın şeklinden/görünümünden oluşan üç boyutlu bir marka ile malın şeklinden/görünümünden bağımsız nitelikteki kelime veya şekil markalarıyla aynı değildir.
• Aynı şekilde doğası gereği bir şekli olmayan sıvı, gaz vs. gibi yapıdaki malların ambalajı da bu doğrultuda değerlendirilir ki ortalama tüketicinin bu ambalajlardan oluşan markalara yönelik algısı da farklıdır. Söz gelimi sıvı bir ürünün satışa sunulabilmesi için ambalajlanması gerektiğinden ortalama tüketici, ambalajı en başta “bir ambalaj” olarak görür. Malın şeklinin ve doğası gereği bir şekli bulunmayan malın ambalajının ayırt edici kabul edilmesi için şeklin/ambalajın, “ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılması” gerekir.
• Ortalama tüketiciler, herhangi bir grafik ya da kelime unsurunun bulunmadığı hâllerde, ürünlerin kaynağı hakkında yalnızca ürünün şekline veya ambalajının şekline dayanarak varsayımda bulunma alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle, böyle bir üç boyutlu şekil bakımından ayırt edici niteliğin ortaya konulması, bir kelime veya şekil markasına kıyasla daha güç olabilir.
• Şeklin/ambalajın ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılıp ayrılmadığı değerlendirilirken ilgili sektör her zaman tescil talep edilen mal/hizmetlerle sınırlı tutulmaz. Ambalajlar açısından, başka mallar için kullanılan pazarlama yöntemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekebilir. Mahkemeye göre Temyiz Kurulu da isabetli bir şekilde sadece “mineral suları” sektörünü değerlendirmemiş, sektör incelemesini daha geniş yapmıştır. Bu yönüyle markadaki şekil unsuru, piyasadaki içecek ambalajlarından önemli ölçüde ayrılmadığından şeklin “doğuştan ayırt ediciliği” zayıftır.

Mahkemenin Somut Olaya İlişkin Değerlendirmesi

Taraf markalarında üç boyutlu, sekizgen tabanlı şeffaf şişe şekli ortak olsa da bundan kaynaklanan görsel benzerlik zayıftır. Ortalama tüketici, bahse konu şişe şeklini sadece piyasadaki şekillerin bir varyasyonu olarak algılayacak ve şekle özel bir önem atfetmeyecektir. Öte yandan başvuruya konu markada “aqua carpatica” ve “ac aqua ac” ibareleri yer alırken, önceki markada “vodavoda” ibaresi bulunmaktadır ki bunlar işitsel olarak birbirinden tamamen farklı olduğu gibi görsel benzerliğe yol açacak şekilde de kullanılmamıştır.

Somut olayda kavramsal açıdan bakıldığında; başvuruya konu markada yer alan A-C harflerinin birleşimi, hayali nitelikteyken “aqua”, “su” anlamına gelmektedir. Önceki markadaki “voda” kelimesi de Slovence, Çekçe, Bulgarca, Lehçe veya Slovakçada “su” anlamında geldiğinden en azından orta seviyede bir kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

İşitsel, görsel ve kavramsal açılardan yapılan bu değerlendirmelerin yanı sıra ilgili sektörde bu şişelerin satış şekli değerlendirilerek, tüketicinin satın alma öncesinde asıl olarak etiket üzerinde yer alan kelime ve figüratif unsurlara odaklanacağı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla mahkemeye göre de taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali yoktur.

3. Değerlendirme

Üç boyutlu şekil içeren kompozit işaretlerin tescil edilebilirliğinde, bütünsellik ilkesi doğrultusunda inceleme yapılarak işaretin ayırt edici olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme yöntemi karıştırılma ihtimali ve tecavüz analizi için de geçerlidir. Başka unsurlarla ayırt edici hale getirilen bir marka için alınan tescil belgesi, her zaman beklenen faydayı vermez. Tescildeki kolaylık, tescil edilen markanın korunması aşamasında marka sahibinin ayağına dolanabilir. Somut olay da bu duruma bir örnektir. Taraf markaları arasında benzer nitelikteki ortak şekil unsuru, karıştırılma ihtimali için yeterli görülmemiştir. Mahkemenin somut olaya ilişkin değerlendirmesi yerindedir.

Elbette kompozit markadaki şekil de doğuştan ayırt edici olabilir veya kullanım yoluyla ayırt edici hale gelmiş olabilir. Şekil unsurunun ayırt edici gücünün yüksek olduğu hallerde, başka kelime unsurlarının varlığı nedeniyle oluşan işitsel farklılık karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yeterli gelmeyebilir.

Fakat mevcut uygulamada üç boyutlu markalar için geliştirilen “sektör norm ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılma” ve “piyasadaki şekillerin bir varyasyonu olmama” gibi kriterler ile “ortalama tüketicinin bu markalara yönelik varsayımsal algısı” dikkate alındığında, ortak şekil unsurunun karıştırılma ihtimaline yol açtığını ispat etmek kolay değildir. Esasında bu zorluk bir yönüyle mevcut sistemin zafiyetinden kaynaklanmaktadır. Sistem, başlangıçta ayırt edici olmayan veya ayırt ediciliği düşük şekillerin, bütünsellik ilkesi kapsamında başka unsurlarla tesciline imkân tanımaktayken; bu şekilde oluşturulan işaretlerin korunması aşamasında kolaylıkla karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varmak hukuk güvenliği ilkesiyle her zaman bağdaşmaz. Böyle bir sistemde ne marka sahipleri ne de bahse konu tescillerle karşılaşan rakipler korumanın nerede başlayıp nerede bittiğini öngörebilir. Dolayısıyla üç boyutlu şekil unsuru içeren markalar açısından bütünsellik ilkesinin uygulanma biçimi problemli olup bu konuda daha öngörülebilir kriterlere ihtiyaç vardır.