Markanın tescil edilebilmesi için bu markanın kullanıldığının ispatı gerekmemektedir. Ancak, kullanılmayan markaların sicili gereksiz yere işgal etmesinin, üçüncü kişilerin haklı kullanım haklarının önünün kesilmesinin doğru olmadığı düşüncesi ile marka sahibine markasını kullanma yükümlülüğü getirilmiştir. Aksi halde markası iptal edilebilir. Bu husus Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 9. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir”. AB mevzuatında kullanmama nedeniyle iptal 2015/2436 sayılı Marka Yönergesinin 19. maddesinde, 2017/1001 sayılı AB Markası Tüzüğünün de 58. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu noktada ortaya çıkabilecek sorun, markası kullanmama nedeniyle iptal olmuş marka sahibinin iptal edilen markasına dayanarak üçüncü kişi kullanımlarına karşı tecavüz iddiasında bulunup tazminat talep edip edemeyeceğidir. Bu husus Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmiş bir olayda değerlendirilmiştir. (CJEU C-622/18, AR v. Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Etablissement Gabriel Boudier SA, 26.03.2020).
Söz konusu davaya konu olayda, başvuran alkollü içeceklerin satışı alanında faaliyet göstermekte olup, 5 Aralık 2005 tarihinde “Saint Germain + şekil” markasının tescili için Fransız Fikri Mülkiyet Ofisinde başvuru yapmış ve söz konusu marka 12 Mayıs 2006 tarihinde 30, 32 ve 33. sınıflarda tescil edilmiştir.
Başvuran, Cooper International Sprits firmasının “St-Germain” markası altında likör sattığını öğrenmesi üzerine 8 Haziran 2012 tarihinde Paris İlk Derece Mahkemesi nezdinde marka hakkına tecavüz davası açmıştır.
Buna paralel olarak, 28 Şubat 2013 tarihli Nanterre İlk Derece Mahkemesi kararı ile başvuranın “Saint Germain” markasının 13 Mayıs 2011 tarihi itibariyle iptaline karar verilmiştir. Karar Versailles İstinaf Mahkemesi’nin 11 Şubat 2014 tarihli kararı ile onanmış ve kesinleşmiştir.
Başvuran markası iptal edilse de Paris İlk Derece Mahkemesi önünde, markanın iptalinden önceki 8 Haziran 2009 ile 13 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki tecavüzleri ileri sürerek iddialarını sürdürmüştür. Ancak bu iddialar, söz konusu marka tescil edildiğinden bu yana kullanılmadığı gerekçesi ile Paris İlk Derece Mahkemesi ve sonrasında Paris İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
Söz konusu karar başvuran tarafından temyiz edilmiştir. Başvuran, ne AB ne de Fransız mevzuatında markanın tescilinden itibaren 5 yıllık süre içinde marka sahibinin marka korumasından faydalanabilmesi için markasını kullandığını ispatlaması gerektiğine dair bir düzenleme olmadığını; tecavüz bakımından da karıştırma ihtimalinin soyut olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Davalılar ise, markanın esas fonksiyonunu ancak sahibi tarafından tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir şekilde kullanması halinde icra ettiğini; markanın esas fonksiyonuna uygun olarak kullanılmaması halinde marka sahibinin bu fonksiyonun zarar gördüğü veya görmesi ihtimali altında olduğu iddiasında bulunamayacağını ileri sürmüşlerdir.
Fransız Temyiz Mahkemesi, somut olayda, iptal edilen markanın tescil edildiğinden beri hiçbir şekilde kullanılmadığını göz önünde bulundurarak Avrupa Adalet Divanına ön soru yapmıştır. Temyiz Mahkemesi Divan’a, hiç kullanılmamış ve tescilin ilanından sonraki 5 yıllık sürenin bitiminde iptal edilen bir markanın sahibinin, iptal kararının etki doğurduğu tarihten evvel üçüncü kişinin marka ile aynı işareti aynı veya benzer mal veya hizmetlerde kullandığından bahisle markasının esas fonksiyonunun zarar gördüğü iddiasında bulunarak tazminat talep edip edemeyeceğini sormuştur.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, marka mevzuatının marka sahibine markasını ciddi kullanmaya başlaması için bir hoşgörü süresi tanıdığını, bu süre içinde kullanımını ispat etmeksizin tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından markasının sağladığı münhasır haklara dayanabileceğini hatırlattıktan sonra, markanın tescilini izleyen 5 yıllık süre içinde münhasır hakkın kapsamının, bu süre içinde marka sahibinin gerçekleştirebileceği kullanım bağlamında değil, tescilde belirtilenler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Somut olay zamanında yürürlükte bulunan 2008/95 sayılı AB Yönergesinin 6 numaralı gerekçesinde, Üye Ülkelerin markanın iptal veya hükümsüzlüğünün etkilerini belirleme konusunda özgür olduğu, dolayısı ile markanın iptalinin etkisinin doğacağı tarihli belirlemeyi Yönergenin ulusal kanunlara bıraktığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, bu Yönergenin 11/3. maddesinde, Üye Ülkelere, karşı dava olarak markanın iptalinin talep edildiği hallerde, iptal koşulları oluşmuş ise markanın tecavüz davasında ileri sürülemeyeceğini düzenleme hususunda özgürlük tanınmıştır.
Somut olayda, davanın vuku bulduğu tarihte yürürlükte bulunan Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu L 714-5 uyarınca, haklı neden olmaksızın markasını tescilde belirtilen mal ve hizmetler bakımından birbirini izleyen 5 yıl boyunca ciddi anlamda kullanmayan marka sahibinin haklarının iptal edileceği; iptalin 5 yıllık sürenin sona erme tarihi itibariyle etkili olacağı düzenlenmiştir. Fransız mevzuatında yukarıda anılan Yönerge m.11/3 anlamında bir düzenleme yapılmamıştır.
Bu bakımdan Divan’a göre, Fransız Kanunkoyucusu, 5 yıllık hoşgörü süresinin bitiminden sonra marka sahibine, markası iptal edilse bile, bu süre içerisinde gerçekleşen markasından doğan haklara ihlal teşkil eden eylemlere karşı koyabilme imkanı sağlamaktadır.
Tazminat talepleri bakımından Divan, her ne kadar markanın kullanılmamış olmasının tek başına tecavüz eylemleri bakımından tazminatı engellemese de, marka sahibi tarafından ileri sürülen zararın varlığını ve kapsamını ve dolayısı ile talep edilebilecek tazminat miktarını belirlemede göz önünde bulundurulacak önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın anılan ön yorumundan sonra yargılama Fransız Temyiz Mahkemesi önünde devam etmiş ve Mahkeme İstinaf Mahkemesi kararını bozmuştur. Temyiz Mahkemesine göre, Fransız mevzuatı uyarınca, markanın iptali ciddi kullanım olmaksızın birbirini izleyen 5 yıllık sürenin bitiminden itibaren etki doğurmakta olup, marka sahibi bu tarihten önce gerçekleşen tecavüz eylemlerine karşı haklarını ileri sürebilme hakkını haizdir. Bu bakımdan Temyiz Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi’nin söz konusu markanın hiçbir şekilde kullanılmadığı ve tüketiciyle buluşmadığından marka sahibinin markasının kaynak gösterme gibi fonksiyonlarına zarar geldiği iddiasında bulunamayacağı yönündeki kararını doğru bulmamıştır. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Economique, 04.11.2020 (16-28.281)).
İstinaf Mahkemesi, önceki markanın kullanılmadığından bahisle tecavüz iddialarını reddederken, Temyiz Mahkemesi ise bunun doğru olmadığını belirtmiş ve ihlal teşkil eden işaretin kullanımına önem vermiştir. Ancak, sonraki kullanım tecavüz teşkil eden bir kullanım olarak kabul edilse bile, her ne kadar iptal edilen markanın kullanımının tecavüz iddiaları bakımından ispat edilmesine gerek yok iken, tazmini talep edilen zararın tespiti ve ispatı bakımından önem arz edecektir.
Türk mevzuatına baktığımızda, SMK 26/1-a’nın yollaması ile m.9/1 uyarınca markanın iptaline karar verilmesi hâlinde bu karar, iptal talebinin sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir (m.27/2). Bununla birlikte, SMK kapsamında tecavüz davalarında 19. maddenin 2. fıkrasının, yani kullanmama def’inin ileri sürülmesi mümkündür. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınmaktadır (m.29/2). Bu bakımdan, tecavüz iddiaları ile karşı karşıya kalan davalı, davacının tecavüz iddiasına dayanak olarak gösterdiği markasını dava tarihinden önceki beş yıl içinde ilgili mal ve hizmetler bakımından ciddi biçimde kullandığını ispatlamasını talep edebilmekte, bunun ispat edilememesi halinde marka sahibinin tecavüz iddiaları kabul edilmemektedir.
