Markalarda nispi ret nedenlerinin düzenlendiği Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 6 uyarınca; önceki marka sahibinin itirazı üzerine bir başkasının aynı/benzer markayı tescili önlenebilmektedir.

Yasadaki nispi ret nedenlerinden birisi de; tescil başvurusu yapılan veya tescil edilen önceki marka ile aynı/benzer olan ve aynı/benzer mal/hizmetleri kapsayan işaretlerin halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine reddedileceğidir. (SMK md.6/1).

Bu düzenlemede öne çıkan en önemli tartışma ihtilaflı markalar arasındaki karıştırılma (iltibas) ihtimali incelemesinin nasıl yapılacağıdır. Uygulamada mahkemeler genelde bu uyuşmazlığı bilirkişiler marifetiyle çözme eğilimindedir.

Marka İltibas İncelemesinde Bilirkişinin Rolü

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (HGK) 08.06.2016 tarih ve 2014/696E. 2016/778K. sayılı ilke kararında ise markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hukuki bir konu olduğu, dolayısıyla bu hususta bilirkişinin oy ve görüşüne başvurulamayacağı, aksine davranışın yasal mevzuata aykırılık oluşturacağı, bir diğer deyişle hakimin yerine bilirkişinin konulması sonucunu doğuracağı hükmüne varılmıştır.

Aynı ilke kararında; hakimin hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün konuların yanı sıra genel hayat tecrübesi uyarınca sahip olması gereken bilgilerle çözümleyeceği konularda bilirkişiye başvuramayacağı; ancak çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlarda bilirkişiden yararlanabileceğine ilişkin yasal düzenlemeler hatırlatılmıştır (mülga HUMK md. 275/ HMK md. 266). Yine aynı kararda bilirkişinin oy ve görüşünün hakimi bağlamayacağına ilişkin yasal düzenlemeye de atıfta bulunulmuştur (mülga HUMK md.286 / HMK md.282).

Yargıtay, mevzuatta sözü edilen özel bilgiden maksat, hukuk bilimi dışında, belirli bir bilim dalının araştırıp ortaya koyduğu sonuçlara ilişkin bilgi olduğu belirtilmiştir.  Ayrıca, yer yer hukukun spesifik alanlarına ilişkin hukuki bilginin de özel bilgi kavramının kapsamı içerisinde mütalaa edilip bilirkişi kurumu kapısının aralanmaya çalışılması yönünde bir eğilimin belirmesi nedeniyle, maddede özel bilgiye işaret edilirken açıkça “hukuk bilimi dışında” şeklinde bir vurgu yapılmasına ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır.

Sonuç olarak, markalar arasındaki iltibas tehlikesi araştırmasının hukuki bir araştırma olduğu, bu konuda bilirkişi incelemesine başvurulması hukuken mümkün olmadığı gibi başvurulmuşsa da alınan görüşün bağlayıcı olmayacağına karar verilmiştir.

Markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin karşılaştırılmasında teknik ve özel bilgiye ihtiyaç duyulması halinde bilirkişiye başvurulmasının mümkün olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü teknik ve özel bilgiyi gerektiren bu hususun hakimin genel hayat tecrübesi uyarınca sahip olması gereken bilgilerle çözümlemesi beklenemeyecektir.

Yargıtay HGK’nun yukarıdaki ilke kararına rağmen uygulamada mahkemeler, markalar arası iltibas değerlendirmesini genelde bilirkişi marifetiyle çözümlemeye devam etmektedir.

Yargıtay’ın Marka İltibas Değerlendirmesi Kriterleri

İncelediğimiz pek çok Yargıtay HGK kararında, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali incelemesinde benzer kriterlerin dikkate alındığı görülmektedir.

HGK, markalar arası iltibas değerlendirmesinde öncelikle MarKHK döneminde düzenlenen ve SMK’da da korunan aşağıdaki tabloda yazılı şartların birlikte var olup olmadığını incelemektedir.

Bu değerlendirme yapılırken markaların esas ve tamamlayıcı unsurları tespit edilmekte, halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ise bu işin ilgilisi veya uzmanı kimselerin değil, ilgili mal veya hizmetin tüketicisi olan halkın algısı ve bakış açısı göz önünde tutulmaktadır. Ayrıca iltibasta, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimali yeterli kabul edilmektedir.

Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup şekil, ses, anlam, genel görünüm, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, çağrışım, bir seri içinde bulunma izlenimi, malın veya hizmetlerin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Yasal Düzenleme (SMK md.6/1)	Yargıtay HGK İnceleme	Dikkate Alınan Kriterler
Tescili istenen markanın, daha önce başvurusu yapılmış/tescillenmiş marka ile aynı/benzer olması	İlke kararına göre bilirkişiye ihtiyaç duyulmadan mahkemece tespit edilebilecektir.	Markada esas unsur ve tali unsur ayrımı yapılarak; tüketicilerin esas unsurlarda şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi dikkate alınarak karşılaştırma yapılacaktır.
Markaların kapsadığı ürün veya hizmetlerin aynı/benzer olması	Teknik ve özel bilgiyi gerektiren ürün/hizmet karşılaştırmasında bilirkişiye başvurulabilecektir.
Markalar arasında halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunması	Teknik/özel bilgi gerektiren durumlar hariç hakim genel hayat tecrübesi uyarınca sahip olması gereken bilgilerle yapabilecektir.	Karşılaştırmada bu işin ilgilisi/uzmanı değil tüketicilerin algısı göz önünde tutulacaktır.   Ayrıca; markalar arasında fark bulunsa bile umumi intibada halk bunlar arasında herhangi bir bağlantı ve ilişki kuruyorsa iki işaret arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edilecektir.