Supermac’i Sıkıştırırsan McDonald’s’ın Üstüne Atılır

McDonalds fast food zinciri denince, Big Mac adıyla akıllara ilk gelen hamburger çeşidinin tescilli markası, 11 Ocak 2019 tarihi itibariyle Marka İptal Dairesi kararı doğrultusunda iptal edildi (Supermac’s (Holdings) Ltd v McDonald’s International Property Company, Ltd., Decision on Cancellation No 14 788 C (Revocation)) [Kararın tam metni için bkz. ‘Decisions’, (Link) Bununla birlikte Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından sicilden henüz terkin edilmedi.

Big Mac’in Tescil Edildiği Sınıflar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin web sayfasından da görüleceği üzere, Big Mac markası 22 Aralık 1998 tarihinde, Nice Sınıflandırma Listesi uyarınca Avrupa Birliği Markası olarak 29, 30 ve 42 ’nci sınıflar altında tescil edilmiştir. 29’uncu sınıf kapsamında çeşitli malların yanı sıra et ile hazırlanmış gıdalar ve et içeren sandviçler, 30’uncu sınıfta ise yine Big Mac ile ilişkili mallar arasında etli sandviçler ve soslar yer almaktadır. Hizmetler kategorisi altında yer alan 42’nci sınıfta ise restoran işletmeciliği, franchising ile yiyecek ve içecek sağlanan tesisler tarafından sunulan hizmetler bulunmaktadır.

Kaynak: (Link) 

Tam da bu noktada restoran işletmeciliği, franchising ile yiyecek ve içecek sağlanan tesisler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olduğunu belirttiğimiz 42’nci sınıf tesciline değinmekte fayda görmekteyiz. Nitekim güncel Nice Sınıflandırma Listesi incelendiğinde 42’nci sınıf bilimsel ve teknolojik hizmetlere ilişkin bir sınıflandırmayı tanımladığı görülecektir (Link) Yiyecek ve içeceklere sağlanan tesislere ilişkin sınıflandırma ise 43’üncü sınıf olarak görünmektedir (Link) Bunun nedenine ilişkin yaptığımız araştırmalar bizi her yıl yayımlanan Nice Sınıflandırma Listesi’nin 8’inci versiyonuna götürdü. Haziran 2001’de yayımlanıp 1 Ocak 2002 yılı itibariyle yürürlüğe giren Nice Sınıflandırma Listesi’nin 8’inci versiyonunda daha önce 42’inci sınıf altında düzenlenen hizmetler 43’üncü sınıf altına alınmış. Dolayısıyla tescilini 22 Aralık 1998’de yapan Big Mac 42’nci sınıf altında tescil edilmiş.

Supermac Lakaplı Don Kişot!

Mac Donald’s ile karşılaştırılamayacak kadar küçük çapta olsa da Supermac de bir hamburger fast food zinciri. İlk dükkânı 1978 yılında İrlanda Cumhuriyeti’nin Galway şehrine bağlı Ballinasloe kasabasında açılıyor. Hamburger dükkanının adı, kurucusu ve sahibine, okul takımında futbol oynadığı günlerden kalmış. Takımını galibiyete sürüklediği bir maçtaki olağanüstü performansı ardından Pat McDonagh’ın lakabı ‘Supermac’ olarak yerleşmiş.

Bugün itibariyle, Supermac’in İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da toplam 106 şubesi bulunuyor. Supermac, uzun süredir bu pazarla sınırlı kalmayıp, İngiltere dahil AB’nin diğer üye ülkelerinde restoran zincirini genişletmek istemiş.  Ancak ‘Big Mac’ kelimesini Avrupa Birliği Markası olarak tescil ettirmiş olan McDonald’s, ‘Supermac’ ile ‘Big Mac’ kelimelerinin arasındaki benzerlikten dolayı, tüketiciler nezdinde karışıklığa yol açacağını ileri sürerek, ‘Supermac’in AB içinde bu isim altında şube açmasının önüne geçmiştir. Sonunda, ‘kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır’ atasözünde olduğu gibi, ‘Supermac’ çareyi McDonald’s’a meydan okumakta bulmuştur.

Supermac’in Karşı Hamlesi

Big Mac tescilli markası ile Supermac’in önünü kesen McDonald’s’a karşı bu defa, Supermac aynı silahı kullanmaya karar verir ve Big Mac markasının 5 yıl süreyle McDonald’s tarafından ciddi olarak kullanılmadığını ileri sürerek, markanın iptali talebiyle 11 Nisan 2017 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvurur. Bilindiği üzere, 1994 yılından beri İspanya’nın Alicante şehrinde Avrupa Birliği Marka ve Topluluk Tasarım Tesciline ilişkin faaliyetlerini sürdüren bu Ofisin adı ‘İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office for the Harmonisation in the Internal Market (OHIM))’ iken, 23 Mart 2016 itibariyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)) olmuştur.

İrlanda Cumhuriyeti menşeili, Supermac adında çok daha mütevazi boyuttaki bu hamburger zincirinin, Big Mac markasının McDonald’s tarafından 5 yıl boyunca kullanılmamış olduğu iddiasına dayalımarka iptal talebi, EUIPO tarafından yerinde görüldü. Karar, temyiz yolu açık olarak verildi; ancak yine de fast food ve özellikle de hamburger camiasında büyük sarsıntı yarattı. Karar doğrultusunda, McDonalds’ın Big Mac markası üzerindeki tüm hakları, Supermac’in iptal için başvuruda bulunduğu 11 Nisan 2017 tarihi itibariyle iptal oldu. Bununla birlikte McDonald’s 08.03.2019 tarihinde karara karşı temyiz yoluna başvurdu. Bu temyiz başvurusu sonucu da her ihtimalde büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Belirtilmelidir ki Supermac’in itirazı, Big Mac kelimesinin bu tarihten itibaren, söz konusu markanın 5 yıl içinde AB sınırları dahilinde ciddi olarak kullanılmadığı iddiasına dayanıyordu. Supermac’in yaptığı marka iptal başvurusu 11 Nisan 2017 tarihli olduğundan, markanın kullanılmamasından kaynaklı iptal başvurusunun incelenmesi için dikkate alınacak 5 yıllık süre 11 Nisan 2012 ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasındaki süreyi kapsıyor.

Tescilli markanın bu süre zarfında ‘ciddi’ olarak kullanılıp kullanılmadığına dair ispat yükü, iptal başvurusunda bulunan Supermac’da değil, Big Mac markasının sahibi olan McDonald’s’daydı. Markanın kullanıldığına ilişkin McDonald’s tarafından EUIPO’nun Marka İptal Dairesine sunulan deliller aşağıdaki evraktan müteşekkildi:

1) McDonald’s şirketinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki temsilcileri tarafından imzalanmış, marka iptali talebine konu 5 yılı kapsayan 2011-2016 yılları arasında, Big Mac hamburgerlerinde yüksek satış rakamlarına ulaşıldığı ileri sürülen birer adet yeminli beyanname;

2) Yukarıda tarafımızca fotoğrafı çekilmiş olan Big Mac karton kutuları ile reklam kampanyalarına dair posterlerin çıktıları ve broşürler;

3) Şirkete ait AB üyesi ülkelerdeki ˂mcdonalds˃ uzantılı web sitelerinden çıktılar;

4) Big Mac’in tarihçesi, besin değerleri gibi genel bilgileri içeren Wikipedia’nın ˂en.wikipedia.org˃ adresindeki sayfaların çıktısı.

McDonald’s tarafından kanıt olarak sunulan internet çıktıları, broşürler ve ambalajlar ya da daha doğrusu içine Big Mac hamburgerlerinin konulduğu karton kutular ne Internet üzerinden ne de fast food restoran ortamlarında herhangi bir satış veya alışverişin gerçekleştiğine işaret etmiyordu. Internet sayfalarından bazılarında sandviç çeşitleri gösterilmesine rağmen, fiyatlarına dair bir bilgi bulunmamaktaydı. Ayrıca şirketin internet sitelerinden alınan çıktılar da müşteriler tarafından, Internet sitesi üzerinden sipariş verildiğini ya da bir iletişimde bulunulduğunu göstermiyordu. İptal Dairesi, haklı olarak, ticari bir web sitesi yönetilirken, şirket tarafından kayıt altına alınması beklenen ziyaretçi trafiğine dair verilerin dahi mevcut olmamasına (veya sunulmamış olmasına) dikkat çekmiştir.

Yukarıda anılan üç AB üye ülkesindeki şirket yetkililerinin beyannamelerinde, rakam verilmeden yüksek olduğu ifade edilen ciro ve satış rakamlarına işaret eden ya da delil teşkil edebilecek somut bir veri veya rakam bulunmuyordu. İptal Dairesi, bu noktada Centrotherm Systemtechnik GmbH v OHIM (15 Eylül 2011, paragraf 37; (Link) kararına atıfta bulunarak, verilen beyanları destekleyecek nicelikte makbuzların ibraz edilmesi gerekliliği üzerinde durmuştur. Şirket broşürleri ve ürün reklam kampanyalarına ilişkin duyuru ve posterlerin nasıl ve kimlere dağıtıldığı, bu dağıtımın sonucunda ticari satışların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair herhangi bir bilgi de mevcut değildi. Dahası, karton kutularda satılmış olması beklenen Big Mac hamburgerlerinin adedi hakkında da bilgi paylaşılmamıştı. Bu eksik bilgiler ışığında, hakikaten Big Mac’in gerçek anlamıyla, ticari ortamda, markasal olarak ciddi şekilde kullanılmış olduğunu söylemek pek mümkün değildi.

Wikipedia’nın Kanıt Gücü

İptal Dairesi, McDonald’s tarafından Wikipedia’nın ilgili sayfasındaki içeriğin ise, kullanıcılar tarafından değiştirilebildiğine işaret ederek, bağımsız ve somut ek kanıtlarla desteklenmediği sürece, salt kendi başına güvenilir bir kaynak teşkil etmeyeceğini belirtmiştir (bkz. Karar, sayfa 5, paragraf 5). Menşei ABD olan McDonald’s, nasıl olur da Wikipedia’dan indirilen sayfaların bu tür vakalarda tek başına geçerli kanıt teşkil etmeyeceğini bilemez ya da bu durumu göz ardı eder, insan hayret ediyor doğrusu! Zira, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) 3 Mayıs 2018 tarihli kararında rap şarkıcısı Dr. Dre tarafından, tıp doktoru Dr. Drai’nin marka başvurusuna yapılan itirazda, şarkıcının kanıtlar arasında sunduğu Wikipedia sayfalarının çıktılarını aynı gerekçelerle kabul etmemiştir (Bkz. “Doctor! Doctor! My trade mark opposition has been dismissed!, Hayleigh Bosher, The IPKat, (Link) Karar icin bkz. Andre Young v. Draion M. Burch DO, (Link) 

Big Mac’in Türkiye’de Tescil Edildiği Sınıflar

Supermac’in henüz Türkiye pazarına girmek gibi bir niyeti olup olmadığını bilinmese de benzeri bir marka iptali girişimine karşı, McDonald’s şirketinin faaliyette olduğu tüm ülkelerde Big Mac’in ciddi olarak ticari ortamda kullanıldığına dair kanıtları toplamakta itina göstermesi muhtemeldir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 9’da düzenlediği üzere; “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” Bu düzenlemeye atıfla aynı SMK 26/4’te; “Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.” denilmiştir. Buradan hareketle ciddi biçimde kullanımı ortaya koyan verilerin dikkatle ele alınması ve toplanması önem arz edecektir.

Türkiye’deki resmi McDonald’s websitesinde Big Mac’a ‘sandviç’ olarak atıfta bulunularak muhteviyatina değinilmiştir (Link). Ancak Big Mac ile ilgili web sayfasında ticaret markasına dair herhangi bir emare bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Big Mac için Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılan marka arama sonuçlarında McDonald’s tarafından 14.10.1991 ve 31.12.1996 tarihli iki ayrı marka tescili yapılmış olduğu görülmektedir. Bu noktada Türkiye’deki marka tescil tarihinin EUIPO’daki tescil tarihinden (22.12.1998) önce olması dikkatimizi çekmiştir. Bu konuda kısa bir beyin fırtınası yaptığımızda EUIPO’nun, OHIM adı altında ilk defa 5 Mart 1994 yılında kurulmuş olması nedeniyle bundan evvel muhtemelen McDonald’s’ın her bir ülkede ayrı tescil başvurusu yapmış olabileceği kanaatine varılmıştır.

 

14.10.1991 tarihli yukarıda bilgileri yer alan marka incelendiğinde, Big Mac’in hiçbir hizmet sınıfı için tescil edilmediği, özellikle Avrupa Birliği Ticaret Markası’ndan da farklı olarak, Türkiye’de 42’nci sınıf için (günümüz 43. sınıf) tescil edilmemiş olduğu dikkat çekmektedir. Gerçekten de Türkiye’de Nice Sınıflandırma Listesi’nde 14, 16 ve 25’inci sınıf olarak tescillendiği görülen “big mac” markasının yiyecek, içecek hizmetiyle ilgili hiçbir sınıfta tescil edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak aşağıda bilgileri yer alan 31.12.1996 tescil tarihli “big mac” markası 29-32. sınıflarda tescillenmiş ve fakat 43. sınıfta edilmemiştir:

Sonuç ve Görüş

2 ayrı mal ve 1 hizmet sınıfı altında tescil edilmiş Big Mac markasının iptal edilmesi, basında genellikle yer bulduğu şekilde McDonald’s tarafından söz konusu markanın 5 yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmamış olmasının sonucu olarak yorumlanmış olsa da, İptal Dairesinin gerekçeli kararından da görüleceği üzere, esas neden markanın kullanıldığına dair yeterli ve güçlü kanıt teşkil edebilecek evrak ve verilerin McDonald’s sınırlı olarak sunmak yönündeki tercihinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır (bkz. Karar sayfa 6, paragraf 3).

Sonuç itibariyle, McDonald’s tarafından kanıt olarak sunulan tüm veriler, bağımsız üçüncü bir taraf kaynaklı olmayıp, sadece şirketin kendi uhdesindeki genel bilgiler ile herhangi bir internet kullanıcısının üzerinde değişiklik yapabileceği Wikipedia sayfalarından oluşmaktaydı. Big Mac hamburgerlerinin satış hacmine, hatta doğrudan Big Mac’in alışverişe konu olduğuna dair dahi veri sunulmamıştı.

Bu vakada merak konusu teşkil edebilecek bir husus, McDonald’s boyutlarındaki bir şirket için kolayca derlenebilecek olan ticari satışlara ilişkin fiş, makbuz ve sipariş bilgilerinin kanıt olarak sunulamamış olmasıdır. Bununla birlikte, mevcut iptal kararına rağmen şu iki noktaı vurgulanmılıdır: 1) Big Mac sadece Avrupa Birliği Ticaret Markası olma vasfını kaybetmiştir. Diğer bir deyişle, AB dışında iptal kararının bir geçerliliği yoktur. Ancak diğer taraftan, Big Mac ibaresinin AB üye ülkelerinde rakipleri tarafından – şu an alay amaçlı olarak kullanılıyor olmakla beraber- hamburgerler üzerinde kullanılmasında sakınca olmayacaktır. 2) İtibarı bir hayli sarsılan McDonald’s tarafından iptal kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, temyiz incelemesi neticesinde verilecek karar gerek McDonald’s tarafından sunulan delillerin değerlendirilmesi gerekse de ciddi kullanımın ispat araçlarının neler olabileceğine ilişkin yorumlar açısından dört gözle beklenmektedir. Elbette verilen karar neticesinde McDonald’s’ın nasıl hareket edeceği, lehe karar alması halinde itibar kaybına ilişkin bir talepte bulunup bulunmayacağı merak konusu. Kısacası, ufukta uzun soluklu bir hamburgerciler çatışması görünüyor.