Kötü Niyetli Marka Tescili İddiasıyla TÜRKPATENT’e Karşı Tazminat Davası Açılması Mümkün mü? HGK’nın Yakın Tarihli Bir Kararının Değerlendirilmesi

Kötü niyetli marka tescili iddiası uygulamada sıkça karşılaşılan ancak ispatı oldukça zor durumlardan biridir. Özellikle hükümsüzlük/iptal kararının sonuçlarını dolanmak için yeni marka tescilleri gerçekleştirilmekte ve yeni tescil başvurusu açısından TÜRKPATENT tescil sürecinde bu yönde re’sen bir kötü niyet değerlendirmesi yapmamaktadır. Zira markaların kötü niyetli tescili Avrupa Birliği marka düzenlemelerinin aksine Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında mutlak değil nispi tescil engelidir. Dolayısıyla marka tescilindeki kötü niyet hem bir tescil engeli hem de bir hükümsüzlük sebebi teşkil etse de bu husus re’sen göz önünde bulundurulmaz.

Markanın kullanılış amacına ve fonksiyonlarına aykırı marka başvuruları kötü niyetlidir. Örneğin marka yedekleme, üçüncü kişileri baskı altında tutma ve şantaj yapma gibi niyetlerle gerçekleştirilen marka başvuru ve tescilleri kötü niyetlidir. Ticari vekilin, marka sahibinin markasını ondan izinsiz bir şekilde kendi adına tescil ettirmesi de kötü niyetli marka tescilinin özel bir görünümüdür. Aynı şekilde hükümsüzlük/iptal kararının sonuçlarını dolanmak için henüz hükümsüzlük/iptal kararı kesinleşmeden aynı markanın tekrar tescil ettirilmesi de kötü niyete işaret edebilecektir. Kötü niyetin marka başvurusu yapıldığı anda bulunması gerekmektedir.

Kötü niyetli marka tescillerini bu yazımız kapsamında üçe ayırmak yerinde olacaktır. İlk durumda kötü niyetli bir marka başvurusu veya tescili vardır. Bu durumda kötü niyeti iddia eden kişi ya marka başvurusuna itiraz edecektir ya da tescile karşı hükümsüzlük davası açacaktır. Bu noktada belirtelim ki kötü niyet, markanın iptali sebebi teşkil etmemektedir.

Kötü niyete ilişkin ikinci durumda ise uyuşmazlık konusu marka hakkında ya bir hükümsüzlük davası ya da iptal süreci devam etmektedir. Bu durumda hükümsüzlüğü veya iptali talep edilen markanın kötü niyetle tescil edilmiş olması aranmamaktadır. Örneğin bir markaya ilişkin kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulmuş ve TÜRKPATENT bu markanın iptaline karar vermiştir. Ancak bu iptal kararı henüz kesinleşmemişken marka sahibi bu iptal kararının etkilerinden kurtulmak için iptal kararı verilen markasını tekrar tescil ettirmektedir. Görüldüğü üzere böyle bir durumda ilk marka tescili kötü niyetli değilken, iptal kararı kesinleşmeden aynı markanın tekrar tescil ettirilmesi kötü niyet göstergesi olabilecektir. Aynı durum bir markanın örneğin karıştırılma ihtimali sebebiyle hükümsüz kılınması halinde de gündeme gelebilecektir. Marka sahibi bu hükümsüzlük kararı henüz kesinleşmeden, hatta henüz markanın hükümsüzlüğüne karar bile verilmeden önce yeni marka başvuruları (tekrarlama markaları) yapıp bu kararları dolanmaya çalışabilmektedir. Üstelik bu husus uygulamada oldukça yaygındır.

Son ihtimalde ise ortada hem kötü niyetle tescil edilmiş bir marka bulunmakta hem de bu markanın hükümsüzlük davası devam ederken kanunu dolanmak için yeni marka başvurusu yapılmaktadır. TÜRKPATENT, önceki tarihli tesciller bulunduğu için sonraki başvuruları kabul etmekte, yargılama süreçlerini ise talep edilmesine rağmen bekletici mesele yapmamaktadır. Bu durumda her iki markanın da kötü niyetle tescil ettirildiği gündeme gelebilecektir.

Özellikle ikinci ve üçüncü ihtimalde yargılama süreci hayli uzamakta, marka tescil sistemindeki bu zaafiyet kötüye kullanılabilmekte ve hak kaybına uğrayan kişilerin karşı tarafa yönelik olarak eli kolu bağlanabilmektedir. Zira bir hükümsüzlük davasından 6-10 yıl arasında kesin karar çıkmakta ve bu karar kesinleşene kadar da markası hükümsüz kılınan taraf yeni marka tescilleri yaparak haksız konumlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Acaba hak kaybına uğrayan taraf başka bir yoldan bu kayıplarını telafi edebilir mi? Örneğin TÜRKPATENT/Kurum’a karşı “ağır hizmet kusuru” gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açmak mümkün müdür? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) yakın zamanda verdiği bir kararında yukarıda “üçüncü ihtimal” kapsamında açıkladığımız senaryoyla örtüşen bir uyuşmazlığa ilişkin olarak TÜRKPATENT’e karşı maddi ve manevi tazminat davasının açılabileceğine ve bu davanın da idare mahkemelerinde değil Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde (ihtisas mahkemesinde) açılması gerektiğine hükmetmiştir.

HGK’nın 07.02.2024 tarihli ve 2023/387 E. & 2024/78 K. sayılı kararına konu olayda davacı “Kurumun dava dışı şirketin ilk marka başvurusu hakkında açılan davanın devamı süresince ikinci marka başvurusunu askıda bekletmeyip tescil etmesinin ağır hizmet kusuru olduğunu, dava konusu edilen markanın dava dışı şirket tarafından tescil edilmesi nedeniyle müvekkilinin aynı marka konusu ürünleri satışının 2006 yılından bu yana yapılamadığı gibi yapılan satış ve anlaşmaların da iptal edildiğini, bu sebeple müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını, bu zarardan davalı Kurumun sorumlu olduğunu…” ileri sürerek idare mahkemesinde TÜRKPATENT’e karşı tazminat davası açmış ancak mahkemece görevsizlik kararı verilmiştir. Davacı sonrasında Ankara ihtisas mahkemelerinde TÜRKPATENT’e karşı maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. Dava, ilk derece mahkemesi tarafından görevsizlik gerekçesiyle usulden reddedilmiş ve uyuşmazlık HGK’nın önüne kadar gelmiştir.

TÜRKPATENT’e karşı tazminat taleplerinin yöneltilebileceğini ve bu davada görevli ve yetkili mahkemenin Ankara ihtisas mahkemesi olduğunu içtihat eden HGK, kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: “5000 sayılı Kanun gereğince zorunlu başvuru yolları tamamlanarak bir YİDK kararının tesis ettirilmesinin şart olduğu ve adli yargının sadece YİDK kararının iptaline ilişkin davalarda görevli olduğu belirtilmiş ise de; hem 6769 sayılı Kanun’un 156 ncı maddesinde hem de 556 sayılı KHK’nın 71 inci maddesinde, davalı Kurumun anılan Kanun veya KHK kapsamında almış olduğu tüm kararlar aleyhine ve bu kararlar sebebiyle davalı Kurum’a karşı ileri sürülecek tüm tazminat taleplerinde ihtisas mahkemelerinin ve dolayısıyla adli yargı yolunun görevli olduğu açıkça düzenlenmiştir. Nitekim her iki düzenlemede de davalı Kurum tarafından alınan kararlar bakımından herhangi bir ayrım yapılmamış, alınan kararların 6769 sayılı Kanun yahut 556 sayılı KHK kapsamında alınmış olması yeterli görülmüştür.”

Kanaatimizce, kötü niyetli marka tescili yapanlara karşı hukuki yolları tüketen kişilerin TÜRKPATENT’e tazminat davası açmaları hem hak kayıplarını telafi etmelerine yardımcı olacak hem de TÜRKPATENT üzerinde bir baskı unsuru oluşturacaktır. Bu davalarda tazminata hükmedilmesi ihtimalinde TÜRKPATENT uygulama değişikliğine gidebilecektir. TÜRKPATENT, özellikle marka tescillerine kötü niyet itirazında bulunulması halinde başvuru sahibinin itiraz eden kişiyle aynı markaya ilişkin devam eden bir hükümsüzlük/iptal sürecinin bulunup bulunmadığına dikkat etmeli ve bu gibi durumlarda kötü niyet eşiğini biraz düşürerek uygulamadaki tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olmalıdır. Bu noktada içtihat hukukunun ne yönde ilerleyeceği önem taşımaktadır.